Uitspraken

[gedaagde] heeft verzocht de door [eiseres] ten behoeve van de comparitie van partijen nog bij brief van 17 februari 2015 in het geding gebrachte producties 330-354 buiten beschouwing te laten om reden dat deze niet, als bevolen in het comparitievonnis, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de zitting zijn ingediend. De rechtbank verwerpt dit verzoek. Deze stukken zijn weliswaar niet overeenkomstig artikel 2.9 van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken ingediend, maar [gedaagde] is door de te late indiening van deze stukken niet in haar belangen geschaad. De nog overgelegde producties bevatten uitdraaien van een aantal websites dienend als tegenbewijs tegen eerder door [gedaagde] ingediende uitdraaien van dezelfde websites, zij het van andere pagina’s, zodat [gedaagde] met de inhoud daarvan reeds eerder bekend kan worden verondersteld. Zij heeft daar ter zitting ook inhoudelijk op gereageerd.

Beide partijen hebben voorts bij fax van 18 februari 2015 nog een aanvullende specificatie van de proceskosten in het geding gebracht. Nu deze stukken overeenkomstig de richtlijnen als vervat in de Indicatietarieven in eerste aanleg 24 uur voor de zitting zijn ingediend en partijen daartegen over en weer voor zover het betreft de aanvullende kosten advocaat geen bezwaar tegen hebben gemaakt, maken deze stukken in zoverre tevens onderdeel uit van het procesdossier. Dit laatste geldt niet voor zover deze laatste stukken zien op de aanvullende niet gespecificeerde kosten van [eiseres] ziend op kosten onderzoek en reis-en verblijfkosten en de na de zitting van 19 februari 2015 daarvan door [eiseres] ingediende aanvullende specificaties, waartegen door [gedaagde] wel bezwaar is aangetekend, aangezien deze specificaties – gelet op het Endstra-arrest van de Hoge Raad van 30 mei 2008 (LJN: BC2153) alsmede gelet op voormelde richtlijnen – niet tijdig zijn ingebracht en de rechtbank ter zitting geen reden heeft gezien anders te beslissen naar aanleiding van het ter zitting van [eiseres] ter zake nog gedane bewijsaanbod. Daarbij weegt mee dat geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit kan worden opgemaakt dat het onmogelijk was ook deze specificaties uiterlijk 24 uur voor de zitting in het geding te brengen.

in conventie

[eiseres] vordert primair de nietigverklaring van alle Beneluxmerken op grond van artikel 2.28 lid 1 onder b, c en d BVIE. Subsidiair vordert [eiseres] vervallenverklaring van de rechten op deze merken op grond van artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a en sub b BVIE.

Gerelateerd aan de soort waren, waarvoor ingeschreven, zijn de nadere stellingen als ten grondslag gelegd aan deze vorderingen onder te verdelen in enerzijds stellingen met betrekking tot waren in de klasse 34 toegespitst op sigarettenhulzen, waarop de vordering tot nietigverklaring wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, de beschrijvende aard van de merken CONES, althans het gebruik van deze tekens als generieke aanduiding voor de waar c.q. de vervallenverklaring van het merk tot soortnaam ziet en anderzijds stellingen met betrekking tot waren in de klasse 16 en 28 alsmede in de klasse 34 in relatie tot de andere (rook)waren dan sigarettenhulzen, waarop de vordering tot vervallenverklaring wegens non-usus grotendeels ziet. Betrekking op alle waren hebben alleen de aanvullende stellingen van [eiseres] met betrekking tot de door haar gestelde non-usus van de beeldmerken.

Benelux merkinschrijvingen voor sigarettenhulzen

woordmerken

Met inachtneming van voormeld toetsingskader overweegt de rechtbank ten aanzien van de woordmerken als volgt.

In de discussie tussen partijen staat centraal de vraag of CONES beschrijvend kan worden geacht voor de kegelvormige joint- of sigarettenhuls. Deze vorm maakt de voorgedraaide papieren huls – zo blijkt uit de toelichtingen voor het gebruik daarvan op internet, als opgenomen in de door [eiseres] overgelegde producties – met name geschikt voor het roken van wiet. Deze kegelvorm kan dan ook geacht worden een niet onbelangrijk kenmerk te zijn van de waar waarvoor ingeschreven. Niet in geschil is dat deze waar in ieder geval ten tijde van de depots van de woordmerken waar het hier om gaat in 2000 en 2002 reeds op de markt was. [gedaagde] betwist dat CONES beschrijvend is of een gebruikelijke aanduiding zou zijn voor de kegelvormige sigaretten- of jointhulzen, maar erkent wel dat het woord – zij het naar haar mening op kleine schaal – wordt gebruikt ter beschrijving van de waar en ook dat zij dit zelf wel heeft gedaan. Bovendien blijkt uit de door [eiseres] overgelegde producties dat een deel van het relevante publiek, wederverkopers én consumenten van softdrugs, het woord ‘cones’ daadwerkelijk in beschrijvende zin gebruikt. Dat dit niet een door iedereen wordt gedaan en dat er ook andere beschrijvende termen worden gebezigd is -gelet op de jurisprudentie van het hof- niet relevant. Voldoende is immers dat het woord kan dienen ter beschrijving van de kegelvormige eigenschap van sigaretten- of jointhulzen in de perceptie van het relevante publiek. Naar het oordeel van de rechtbank is hiervan voldoende gebleken. Aan de gebleken mogelijkheid het woord ‘cones’ in beschrijvende zin te gebruiken ter aanduiding van de waar kan de nog door [gedaagde] opgeworpen omstandigheid dat het hier om een Engels woord gaat niet afdoen, gelet op de bekendheid van de Engelse taal in de Benelux, hetgeen zeker heeft te gelden voor de consument in de wereld van de softdrugs waar vaak met Engelse termen wordt gewerkt. Daar komt bij dat het Engelse woord ‘cone’ vrijwel gelijkluidend is aan het Franse woord ‘le cône’, die beide kegel betekenen, zodat ook niet gezegd kan worden dat het Franstalig deel van het Beneluxpubliek onbekend zal zijn met de betekenis van deze term. Naar het oordeel van de rechtbank is het beschrijvende karakter van de woordmerken CONES met een en ander voldoende komen vast te staan, wat maakt dat deze geen onderscheidend vermogen bezitten. Daarbij komt dat, voor zover [gedaagde] met haar stelling dat het beschrijvende gebruik een gevolg is van de bekendheid van het merk heeft willen stellen dat het merk is ingeburgerd, dit verweer dient te worden gepasseerd, aangezien zij dit verder op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Voorts staat het enkele feit dat bij het indienen van de depots het BBIE de tekens wel onderscheidend vermogen heeft toegedicht niet in de weg aan een ander oordeel daaromtrent van de rechter.

De conclusie is dat althans aan de woordmerken CONES onderscheidend vermogen moet worden ontzegd vanwege het beschrijvende karakter daarvan voor sigarettenhulzen, zodat het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover ingeschreven voor deze waren, dienen te worden vernietigd. Of CONES tevens kan worden aangemerkt als een gebruikelijke aanduiding kan in dit verband derhalve buiten bespreking blijven.

beeldmerken

Hetgeen hiervoor is overwogen impliceert dat ook al zou tevens kunnen worden geoordeeld dat het woord CONES is verworden tot een gebruikelijke aanduiding voor de ingeschreven waar sigarettenhulzen reeds ten tijde van de depots als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 onder d BVIE dan wel dat van een latere verwording tot soortnaam sprake is als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub b BVIE - partijen verschillen daarover van mening - dit nog niet tot het oordeel zou kunnen leiden dat dit ook geldt voor de beeldmerken (zie: HR 20 januari 2012, LJN BU7244, Bach Flower Remedies, rov 4.4.2.). Dit betekent dat ook de vordering tot vernietiging c.q. vervallenverklaring op deze gronden niet kan worden toegewezen.

Benelux merkinschrijvingen woordmerken anders dan voor sigarettenhulzen

vordering tot vervallenverklaring van de beeldmerken wegens niet normaal gebruik

slotsom

De slotsom dat is dat de primaire vordering tot nietigverklaring van de Beneluxmerken uitsluitend kan worden toegewezen voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover de inschrijving van dit merk ziet op sigarettenhulzen. De inschrijving van dit laatste woordmerk voor andere waren dan sigarettenhulzen alsmede die van het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0578242 zal vervallen worden verklaard wegens non-usus.

De vordering tot vernietiging van de beeldmerken is niet toewijsbaar, terwijl de vordering tot vervallenverklaring daarvan uitsluitend toewijsbaar is voor het rechthoekige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 0722131, eveneens wegens non-usus. De rechtbank zal in zoverre de vorderingen worden toegewezen op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE (ambtshalve) de doorhaling van die merken uitspreken.

in reconventie

in conventie en in reconventie voorts

proceskosten

De onderhavige zaak betreft in conventie de nietig- en vervallenverklaring van de [gedaagde] merken. Een dergelijke procedure valt in beginsel niet onder de handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarvoor een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen, aangezien een dergelijke procedure niet kan worden aangemerkt als een procedure met betrekking tot de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht waarop de Europese richtlijn 2004/48 en in navolging daarvan artikel 1019 Rv ziet (HvJEU 15 november 2012, C-180/11, Bericap-Plastinova).

[eiseres] heeft in eerste instantie wel een volledige proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv gevorderd, maar – na betwisting daarvan door [gedaagde] – hebben beide partijen ter comparitie gesteld dat deze bepaling toepassing mist met betrekking tot de procedure in conventie. Gelet op het feit dat gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] eerder een nadere actie richting [eiseres] heeft ondernomen na het weigerachtig antwoord van [eiseres] op haar sommatie in 2010 (zie onder 2.7) dan vooreerst in deze procedure, waardoor twijfel zou kunnen bestaan of het starten van de onderhavige procedure gekwalificeerd kan worden als een vooruitgeschoven verweer op een (dreigende) inbreukactie in de zin van voormeld arrest, ziet de rechtbank geen reden ambtshalve af te wijken van het standpunt van partijen. Dit betekent dat voor wat betreft de procedure in conventie het normale liquidatie tarief zal worden toegepast als hierna bepaald en uitsluitend voor wat betreft de procedure in reconventie toepassing zal worden gegeven aan artikel 1019h Rv.

De daadwerkelijke kosten van [eiseres] bedragen naar zij stelt in totaal € 32.639,74 (incl. BTW). [eiseres] heeft daarbij geen onderscheid gemaakt tussen kosten in conventie en in reconventie; bij deze totale kosten zijn inbegrepen de kosten voor verschotten in conventie alsook de niet gespecificeerde kosten die krachtens hetgeen hiervoor onder 4.1. reeds is overwogen buiten beschouwing dienen te blijven. Hiermee rekening houdend, alsmede rekening houdend met de nauwe samenhang van de procedure in conventie en in reconventie zullen de kosten in reconventie redelijkerwijs worden begroot op een derde van de gestelde – en niet betwiste – kosten advocaat en kantoorkosten zijnde (1/3 x [€ 19.416,50 + € 1.569,16] =) € 6.995,22 (excl. BTW).

De proceskostenveroordeling zal, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.