Uitspraken

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• -

  het tussenvonnis van 15 juli 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast

• -

  de zittingsagenda van 10 september 2015

• -

  een brief van mr. Van Waarsbergen van 15 september 2015

• -

  aantekeningen voor comparitie van partijen van Kingstone en TSS (met producties);

• -

  het rolbericht van 22 september 2015 waarbij mr. Adam – van Straaten laat weten dat zij zich op de roldatum van 6 oktober 2015 onttrekt als advocaat van Recom

• -

  het proces-verbaal van comparitie van 6 oktober 2015

• -

  een “wijziging van eis” en een gespecificeerde kostenopgave conform artikel 1019 Rv van mr. Van Waasbergen

• -

  een kostenoverzicht van mr. Kaak.

1.2.

Nadat bleek dat zich op de rolzitting van 14 oktober 2015 voor Recom geen nieuwe advocaat had gesteld, heeft de rechter op verzoek van de raadslieden van de andere partijen vonnis bepaald op heden.

2.1.

Recom verkoopt zonnepanelen die zij in Taiwan laat produceren. Aan een beperkt aantal importeurs en handelaren heeft Recom toestemming verleend haar zonnepanelen te importeren in de Benelux.

2.2.

Ter onderscheiding van de waren en diensten afkomstig van haar onderneming, heeft Recom het merk RECOM op 16 september 2014 ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Daarmee is Recom exclusief rechthebbende in de Benelux op het volgende beeldmerk:

2.3.

Newcorp is een logistieke dienstverlener die naast de fysieke opslag van goederen ook administratieve diensten verzorgt rondom het transport en de opslag van goederen zoals douanepapieren, belastingpapieren, invoerrechten, TI -documenten, etc.

2.4.

APL is een zeevervoerder van goederen over de hele wereld.

2.5.

Kingstone produceert in Taiwan onder andere zonnepanelen.

2.6.

TSS is een Taiwanese onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van o.a. zonnepanelen.

2.7.

Recom heeft op 22 september 2014 contact gezocht met de Nederlandse Douane en deze voorzien van informatie over haar RECOM zonnepanelen, het ingeschreven Beneluxmerk RECOM en gegevens over partijen en landen waar mogelijk namaak zonnepanelen vandaan zouden kunnen komen. Hierbij heeft Recom de Douane verzocht, ingevolge Verordening 608/2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane, de vrijgave te schorsen van de goederen afkomstig van niet geautoriseerde producenten.

2.8.

Op 16 oktober 2014 heeft de Douane op een terminal van ECT te Rotterdam op een container met nummer [nummer 1] met daarin 728 zonnepanelen en een container met nummer [nummer 2] met daarin 784 zonnepanelen “douanebeslag” gelegd. Op 17 oktober 2014 heeft de Douane Recom hiervan in kennis gesteld.

2.9.

Genoemde containers waren door APL onder toepasselijkheid van haar “sea waybill” vanuit Taiwan naar Rotterdam vervoerd. Newcorp zou als ontvangstexpediteur optreden en stond als “notify party” en “consignee” op de sea waybill vermeld. Op grond van de “sea waybill terms and conditions” is aan APL een “lien” op deze containers toegekend.

2.10.

Om kosten te besparen zijn de containers op 15 mei 2015 met instemming van Recom en de Douane van ECT overgebracht naar een douaneloods alwaar de goederen, onder instandhouding van de “lien” en het douanebeslag, uit de containers zijn gelost en door Newcorp voor APL in opslag zijn genomen.

2.11.

De uit de beide containers geloste 1.512 zonnepanelen waren in mei 2014 op verzoek van TSS door Kingstone in Taiwan geproduceerd. Zowel op de verpakking als op het product zelf staat het beeldmerk RECOM afgebeeld.

2.12.

Bij vonnis in kort geding van 2 maart 2015 heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam Newcorp, APL en Kingstone in hun vorderingen tegen Recom wegens het ontbreken van een (spoedeisend) belang niet-ontvankelijk verklaard. De vorderingen van TSS o.a. strekkende tot – kort gezegd – vrijgave van de containers zijn afgewezen. Van dit vonnis is hoger beroep ingesteld.

3.1.

Recom vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat gedaagden met het handelen zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding inbreuk maken op de Benelux merkrechten van Recom, althans dat

2. gedaagden te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen

vonnis iedere inbreuk op het Benelux merk RECOM, geregistreerd onder nummer [nummer 3] , te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het invoeren, in de handel brengen, vervaardigen, uitvoeren, aanprijzen of in voorraad houden van zonnepanelen of soortgelijke waren met of onder het merk RECOM of enig overeenstemmend teken;

3. gedaagden te bevelen binnen uiterlijk twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Recom, mr. Th.Y. Adam-van Straaten, schriftelijk opgave te doen van alle informatie die gedaagden bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreuk makende zonnepanelen (waaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, namen en adressen van de betrokken (rechts)personen) en de exacte wijze waarop de winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij gedaagden in voorraad zijnde producten, gespecifieerd naar type product, welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrapport, opgesteld met inachtneming van COS 4400 (Controle en Overige Standaarden) door een van partijen onafhankelijke registeraccountant, en moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en de volledigheid van die gegevens blijken;

4. gedaagden te bevelen binnen twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de gehele voorraad inbreuk makende zonnepanelen op kosten van gedaagden en onder toezicht van een door Recom aan te stellen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging het door de aanwezige deurwaarder opgestelde proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van Recom, mr. Th.Y. Adam-van Straaten, een ander volledig op kosten van gedaagden;

5. gedaagden te bevelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- althans een door de

6. gedaagden te veroordelen om aan Recom te vergoeden de, ten gevolgde van de in het

7. gedaagden te veroordelen om aan Recom te vergoeden, zulks ter keuze van Recom, hetzij (1) de door gedaagden, ten gevolge van de in het lichaam van deze dagvaarding beschreven inbreuk op de Benelux merkrechten van Recom en het onrechtmatig handelen jegens Recom, genoten winst zoals deze mocht blijken uit de opgave door gedaagden als bedoeld onder 3, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag van de algehele voldoening, hetzij (2) de schadevergoeding bestaande uit de door Recom geleden winstderving, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zulks te vermeerderen met de wettelijk rente vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag van de algehele voldoening.

8. gedaagden te veroordelen tot betaling van proceskosten ex artikel 1019h Rv nu de zaak in

3.2.

Newcorp en APL voeren gezamenlijk verweer. Zij concluderen in conventie Recom in haar vorderingen jegens Newcorp en APL niet-ontvankelijk te verklaren althans deze vorderingen jegens hen af te wijzen met veroordeling van Recom in de volledige proceskosten, daaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand, ex artikel 1019h Rv. welke Newcorp en APL hebben gemaakt, te vermeerderen met de nakosten en, voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.3.

Ook Kingstone en TSS voeren gezamenlijk verweer. Zij concluderen de vordering van Recom af te wijzen met veroordeling van Recom op de voet van artikel 1019 Rv, uitvoerbaar bij voorraad, in de redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten van Kingstone en TSS.

3.4.

Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3.5.

APL vordert in reconventie bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat:

( a) Recom met het handelen zoals omschreven in de conclusie van eis in reconventie

onrechtmatig heeft gehandeld en handelt jegens APL doordat Recom misbruik maakt van Verordening 608/2013;

( b) het door Recom gepretendeerde merkrecht “Recom” de ‘lien’ van APL op de twee door

2. Recom te veroordelen tot betaling aan APL van de met de opslag van de twee

3. met veroordeling tot betaling van proceskosten ex artikel 1019h Rv. nu de zaak in hoofdzaak gebaseerd is op een door Recom gepretendeerd intellectueel eigendomsrecht in het kader waarvan zij Vo nr. 608/2013 welbewust heeft misbruikt.

3.6.

Na vermindering van eis (ter comparitie) vorderen Kingstone en TSS in reconventie bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

( a) Recom te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de Douane te bevelen om met onmiddellijke ingang de containers met in totaal 1.512 zonnepanelen met nummers [nummer 1] en [nummer 2] vrij te geven, althans Recom te bevelen om met onmiddellijke ingang haar verzoek tot optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van de zonnepanelen in te trekken en de douane te berichten om de containers met in totaal 1512 zonnepanelen met nummers [nummer 1] en [nummer 4] vrij te geven;

( b) voor recht te verklaren dat de Sales Contracten met ingang van 20 januari 2015 zijn ontbonden;

( c) Recom te bevelen om op grond van artikel 81 CISG binnen uiterlijk twee dagen na

( d) Recom te veroordelen om aan TSS en Kingstone gezamenlijk te betalen, de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van TSS en Kingstone ten gevolge van het opheffen van het ten onrechte gelegde douanebeslag, welk een bedrag groot € 65.318,34 aan proceskosten inzake het kort geding (eerste aanleg en hoger beroep) bedraagt, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 maart 2015 voor de kosten betreffende de eerste aanleg ten bedrage van € € 40.523,09, alsmede tot terugbetaling van het ten onrechte aan Recom betaalde bedrag aan proceskosten ad € 20.500;

( e) Recom te bevelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding door Recom van een van de onder (a) en (c) verzochte bevelen, waarbij voor iedere individuele overtreding de dwangsom verschuldigd is, of, naar keuze van TSS en Kingstone, van € 10.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat Recom met de gehele of gedeeltelijke nakoming van een van die bevelen in gebreke blijft;

( f) Recom te veroordelen om aan TSS en Kingstone te vergoeden de, ten gevolge van het ten onrechte gelegde douanebeslag door TSS en Kingstone geleden en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst — met uitzondering van de gerechtskosten en andere kosten van TSS en Kingstone ten gevolge van het opheffen van het ten onrechte gelegde douanebeslag als gevorderd onder (d) van het petitum in reconventie — dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van deze dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening;

( g) Recom te veroordelen om aan TSS te vergoeden de, ten gevolge van de ontbinding van de Sales Contracten door TSS geleden en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst, dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van deze dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening;

3.7.

Op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.