Uitspraken

4.1.

Bij akte heeft Center Tone bepleit om Marc Inbane niet-ontvankelijk te verklaren omdat er vanwege de met Dreamfields getroffen schikking geen sprake meer is van schade, althans deze schade op grond van rechtsverwerking niet bij Center Tone kan worden geclaimd. Ook zou Center Tone in haar belangen zijn geschaad nu zij niet gekend is in die schikking.

4.2.

Door Marc Inbane wordt ontkend, dat de overdracht van het merk tot gevolg heeft dat alle schade is weggenomen. Volgens haar is enkel voorkomen dat de schade nog verder zou oplopen.

4.3.

De rechtbank oordeelt met Marc Inbane dat het haar vrij staat om in deze zaak (alleen) Center Tone aan te spreken als beweerdelijk hoofdelijk aansprakelijke. Er is immers geen rechtsregel die zich daar tegen verzet en door Center Tone zijn geen bijzondere omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel leiden. Hetzelfde geldt voor het niet betrekken van Center Tone bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst met Dreamfields. Voorts valt niet in te zien waarom door het overdragen van het merk door Dreamfields aan Marc Inbane ook de verplichting tot schadevergoeding is voldaan, zoals door Center Tone op de comparitie is bepleit. Het is immers op voorhand niet uitgesloten dat Marc Inbane desondanks schade lijdt. Zoals hierna zal blijken heeft Center Tone geen belang bij haar subsidiair gedane verzoek om de medeschuldenaar Dreamfields ex artikel 118 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op te mogen roepen.

4.4.

Partijen zijn het er terecht over eens dat zowel voor de vraag of Center Tone toerekenbaar tekort is geschoten als voor de vraag of zij jegens Marc Inbane onrechtmatig heeft gehandeld de maatstaf van een redelijk bekwaam en redelijk handelende vakgenoot (en/of de zorg van een goed opdrachtnemer ex artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek) geldt. Op een bij uitstek specialistisch en financieel gevoelig vakgebied als het merkenrecht heeft voor een merkgemachtigde als deskundige voorts te gelden dat van haar mag worden gevergd dat zij haar opdrachtgever deskundig adviseert over (de verbetering van) haar merkenrechtelijke positie (Zie ook: ECLI:NL:RBDHA:2013:12307).

4.5.

Niet in geschil is dat op de door de heer [bestuurder] gegeven opdracht de algemene voorwaarden voor verlening van diensten van Center Tone toepasselijk zijn. Op grond van deze voorwaarden is Center Tone niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden behoudens in geval van opzet dan wel grove schuld. Voorts bepaalt artikel 5.2 onder b van die voorwaarden dat de opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor de tijdige en deugdelijke levering aan Center Tone van alle door haar verzochte daarbij benodigde documenten, afdrukken en gegevens, alsmede dat Center Tone niet gehouden is op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van intellectuele eigendom.

4.6.

Alvorens toe te komen aan de stelling van Marc Inbane dat een beroep op deze algemene voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zal de rechtbank zich buigen over de gegrondheid van de verwijten. Hoewel dat door Center Tone uitdrukkelijk wordt betwist, zal de rechtbank er daarbij - veronderstellenderwijs - van uit gaan dat Marc Inbane vanaf het begin rechthebbende is op het merk MARC INBANE.

4.7.

Volgens de door Marc Inbane op de comparitie gegeven samenvatting is er sprake van de volgende misslagen die in onderlinge samenhang leiden tot de gestelde tekortkoming in de nakoming dan wel onrechtmatige daad:

a. Marc Inbane werd niet aan de hand genomen inzake de classificatie van het merk; Center

b. op 6 juli 2012 heeft Marc Inbane het aanvraagformulier teruggestuurd naar Center Tone; pas na 7 weken is er een betalingsherinnering gestuurd door Center Tone; in de tussentijd

bleef het stil;

c. Center Tone heeft nagelaten om een merkenonderzoek/identiek onderzoek te verrichten;

d. Center Tone heeft nagelaten om het rechercheverslag door te sturen aan Marc Inbane;

e. Center Tone heeft Marc Inbane slechts doorverwezen naar een advocaat, nadat duidelijk

4.8.

4.9.

Ook de stelling van Marc Inbane, dat zij van Center Tone mocht verwachten dat zij het merk zo snel mogelijk, zeker na betaling, bij het OHIM zou aanvragen voor 1 klasse, wordt door de rechtbank verworpen. Ook uit de door Marc Inbane zelf overgelegde verklaringen van andere merkgemachtigden volgt immers niet dat zij op grond van de door de heer [bestuurder] opgegeven omschrijving van de werkzaamheden zonder meer tot één classificatie hadden kunnen overgaan. Alle drie zouden zij behoefte hebben aan meer informatie van de opdrachtgever. In het onderhavige geval heeft Center Tone naar haar opdrachtgever gereageerd door middel van het toesturen van het onder 2.9. bedoelde vragenformulier. Daarin waren 5 mogelijke klassen voorgesteld en ter controle was de volledige lijst van klassen (Overeenkomst van Nice, 10e editie) bijgevoegd. Voor zover een en ander de heer [bestuurder] niet duidelijk was, had hij bij Center Tone terecht gekund voor nadere informatie. De slotzin van de mail wijst op die mogelijkheid. Niet terecht is derhalve het verwijt aan Center Tone dat zij hem meer bij de hand hadden moeten nemen en er slechts een “standaardformulier is overhandigd”. Nog daargelaten dat Center Tone stelt zowel op 8 juni als 5 juli 2012 te hebben nagebeld omdat een reactie op het vragenformulier uitbleef, acht de rechtbank het van belang dat de heer [bestuurder] er in eerste instantie zelf voor heeft gekozen om de aanvraag via een gestandaardiseerde procedure via internet in te dienen in plaats van persoonlijk contact te zoeken.

4.10.

Op zichzelf acht de rechtbank het - op grond van de door Marc Inbane overgelegde producties 6 en 18 en het minimaal vaststaande “voicemail contact” tussen partijen op 6 juli 2002 - aannemelijk dat Marc Inbane die dag het ingevulde aanvraagformulier naar Center Tone heeft teruggestuurd. Vaststaat echter dat de betaling voor de 3 classificaties eerst op 4 september 2012 is ontvangen en Marc Inbane kan zich er om die reden niet achter verschuilen dat door Center Tone pas na 7 weken een betalingsherinnering is gestuurd. Het was aan Marc Inbane zelf om door een tijdige betaling mee te werken aan een snelle inschrijving.

4.11.

De rechtbank constateert dat Marc Inbane vanaf het begin van de aanvraag zelf niet op spoed heeft aangedrongen. [bestuurder] koos niet voor de mogelijkheid van een spoed-procedure en hij reageerde in het geheel niet op de e-mail van 9 mei 2012. Zowel in het “onderwerp” bovenaan de mail als in de mail zelf stond (met gearceerde en onderstreepte letters) duidelijk dat het formulier z.s.m. getekend retour gezonden moest worden en dat Center Tone daarna de procedure van merkenregistratie zou vervolgen. Dat hij deze mail beschouwde als een “commerciële e-mail waarop niet gereageerd behoefde te worden” kan niet worden gevolgd. Uit hetgeen onder 2.6 is vastgesteld volgt dat Center Tone heeft laten weten dat de totale duur van de registratie 1,5 jaar zou bedragen. Gesteld noch gebleken is dat Marc Inbane op enig moment op meer spoed heeft aangedrongen. Het verwijt dat Center Tone te lang stil heeft gezeten acht de rechtbank niet terecht. Ten overvloede wijst de rechtbank nog op de inhoud van het hiervoor aangehaalde artikel 5.2 onder b van de toepasselijke algemene voorwaarden.

4.12.

4.13.

Volgens Marc Inbane heeft Center Tone op 12 september 2012 van het OHIM een rechercheverslag ontvangen, waaruit volgde dat op 18 juni 2012 “haar concurrent” het identieke woordmerk ‘MARC INBANE’ had aangevraagd en heeft zij verzuimd dit aan haar door te sturen. Hoewel Marc Inbane een afschrift van het aan Center Tone (Postbus 12063, NL-3004 GB Rotterdam) gerichte begeleidend schrijven heeft overgelegd, betwist Center Tone dit rapport te hebben ontvangen en wijst zij ter verklaring daarvan op een grote administratieve omzetting bij het OHIM in die periode. Tussen partijen is niet in geschil dat, àls Center Tone het rapport zou hebben ontvangen, van haar mocht worden verwacht het door te sturen naar Marc Inbane. Onderzoek naar de vraag of Center Tone het verslag daadwerkelijk heeft ontvangen kan echter achterwege blijven, nu Marc Inbane op dit punt geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan. Overigens is aannemelijk dat een kort na de tweede betaling op 4 september 2012 door Center Tone uitgevoerd identiek onderzoek dezelfde informatie aan het licht zou hebben gebracht als de inhoud van het recherche-verslag. Daarmee heeft dit verwijt, indien al juist, geen zelfstandige betekenis.

4.14.

De rechtbank is het in het algemeen met Marc Inbane eens dat van een merkgemachtigde verwacht mag worden dat hij zijn opdrachtgever op de mogelijkheid van oppositie wijst als uit een identiek onderzoek blijkt dat een merk reeds is gedeponeerd. In dit geval heeft Marc Inbane echter gesteld dat zij er via haar advocaat achter kwam dat Dreamfiels het merk MARC INBANE reeds had gedeponeerd. Onder die omstandigheden mocht Center Tone er naar het oordeel van de rechtbank mee volstaan Marc Inbane naar haar advocaat te verwijzen en die advocaat van de nodige informatie te voorzien. Door Marc Inbane is ook niet betwist dat in het gesprek dat Center Tone in oktober 2012 heeft gehad met de advocaat van Marc Inbane de (on)mogelijkheid van oppositie aan de orde is geweest. Daaraan doet niet af dat Center Tone kennelijk van mening was dat de kans op een succesvolle oppositie op grond van de daaraan te stellen eisen niet groot was. Als de feiten waarop Center Tone deze mening baseerde niet juist waren is dat niet aan Center Tone maar aan Marc Inbane zelf te verwijten omdat zij Center Tone niet heeft geïnformeerd over de achtergrond van diens registratie of samenwerking / dispuut met Dreamfields. Derhalve is niet gebleken dat Center Tone op dit punt niet aan haar zorgplicht heeft voldaan.

4.15.

Uit het voorgaande volgt dat niet aan Center Tone kan worden verweten dat Marc Inbane later was met het aanvragen van haar merkinschrijving dan haar beweerdelijke concurrent op 18 juni 2012 en als gevolg waarvan Marc Inbane de bewijslast had in de diverse procedures die volgden. Resteert de vraag of Center Tone schade voor Marc Inbane had kunnen verminderen door medio september 2012 een identiek onderzoek te verrichten en door Marc Inbane, naar aanleiding van de uitkomst daarvan, op de mogelijkheid van oppositie te wijzen. Tegen het licht van het door Marc Inbane overgelegde overzicht van die procedures (waaruit blijkt dat het merkenrechtelijk aspect pas eind 2012 ging spelen) heeft zij naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld waaruit aannemelijk wordt dat de enkele weken vertraging (tussen de fictieve uitslag identiek onderzoek medio september 2012 en het gesprek met de voormalig advocaat van Marc Inbane in oktober 2012) mogelijk tot beperking van schade had kunnen leiden.

4.16.

De slotsom is dat de diverse verwijten aan het adres van Center Tone niet terecht zijn, dan wel niet tot toewijzing van de vordering kunnen leiden, voor zover al vast zou komen te staan dat Marc Inbane vanaf het begin rechthebbende is geweest op het merk MARC INBANE en het beroep van Center Tone op haar algemene voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.17.

De vordering zal worden afgewezen en Marc Inbane zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. Het verzoek van Center Tone om Marc Inbane in de volledige proceskosten te veroordelen wordt afgewezen, nu geen sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door Marc Inbane. Er kan immers niet geoordeeld worden dat de vordering van Marc Inbane van iedere grond ontbloot was. Zie hetgeen hiervoor onder 4.12 (en 4.13) werd overwogen.

4.18.

De proceskosten aan de zijde van Center Tone worden begroot op:

- griffierecht € 613,00

- salaris advocaat 1.130,00 (2,5 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 1.743,00

4.19.

Voor een zelfstandige veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten (€ 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Marc Inbane niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak) een executoriale titel oplevert.